Częstą praktyką na rynku krajowym i unijnym są rejestracje znaków towarowych obejmujące bardzo szeroki wykaz towarów i usług. Przedsiębiorcy często decydują się na rejestrację znaku zanim podejmą decyzję co do biznesowych możliwości jego wykorzystania. Czy brak jasności i precyzyjności w określeniu towarów i usług, może stanowić podstawę unieważniania zarejestrowanego znaku? Na to pytanie odpowiedział niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach wyroku wydanego w sprawie Sky i inni (C-781/18).

Podstawą do wydania orzeczenia były pytania prejudycjalne, z którymi zwrócił się sąd brytyjski. W sprawie krajowej nadawcy telewizji satelitarnej i cyfrowej z grupy Sky pozwali start-up SkyKick Inc. twierdząc, że naruszone zostały prawa Sky do czterech unijnych znaków towarowych i jednego znaku na prawie Zjednoczonego Królestwa.

Zbyt szeroko?

Główną działalność SkyKick Inc. stanowią usługi informatyczne polegające na migracji do chmury. Spółki z grupy Sky nigdy nie świadczyły tego rodzaju usług, ale sporne znaki towarowe zostały zarejestrowane m.in. dla „oprogramowania komputerowego”. Pozwane spółki podniosły roszczenie wzajemne o unieważnienie praw do znaków towarowych Sky wskazując, że znaki te zarejestrowano dla towarów i usług, które nie są wyszczególnione w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny.

Sąd odsyłający uznał, że rejestracja znaku dla „oprogramowania komputerowego” jest zbyt szeroka i tym samym sprzeczna z interesem publicznym, ponieważ przyznaje właścicielowi znaku monopol o zbyt dużym zakresie, który nie może być uzasadniony jakimkolwiek interesem gospodarczym. Co więcej, sąd krajowy powziął wątpliwości co do znaczenia dobrej wiary badanej na moment zgłoszenia znaku: czy zgłoszenie znaku bez zamiaru jego używania w funkcji znaku towarowego dla określonych towarów lub usług może być podstawą kwestionowania rejestracji?

W oparciu o przepisy Dyrektywy 89/104 oraz Rozporządzenia 40/94 (które ratione temporis miały zastosowanie w omawianej sprawie) Trybunał uznał, że braku jasności i precyzyjności wykazu towarów i usług, dla których udzielona została ochrona, nie można uznać za podstawę unieważnienia prawa do znaku towarowego. Żaden z tych aktów nie wskazuje bowiem braku jasności i precyzyjności określeń użytych do oznaczenia towarów i usług jako podstawy unieważnienia. Zasadę tę niewątpliwie należy stosować także do znaków, dla których ochrona została udzielona na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Obowiązujące Rozporządzenie 2017/1001 wskazuje wprost, że Urząd odrzuca zgłoszenie w odniesieniu do określeń lub terminów, które nie są jasne lub precyzyjne, jeżeli zgłaszający nie zaproponuje możliwego do przyjęcia brzmienia w terminie wyznaczonym w tym celu przez Urząd.

Długi wykaz towarów i usług to nie zawsze dobry wykaz

Zdaniem Trybunału, zgłoszenie znaku do rejestracji bez zamiaru jego rzeczywistego używania w obrocie może być jednak kwalifikowane jako przypadek złej wiary oraz zachowanie sprzeczne z porządkiem publicznym. Oczywistym przy tym musi być, że celem zgłaszającego była chęć naruszenia interesów podmiotów trzecich np. poprzez ograniczenie możliwości działań konkurencji w zakresie posługiwania się odnośnymi oznaczeniami w funkcji znaków towarowych.

Aktualne pozostaje zatem podejście, które nakazuje traktować zbyt szeroki katalog towarów i usług, dla których w rzeczywistości znak nie jest wykorzystywany w obrocie, jako przesłankę wygaszenia prawa do znaku. Wniosek o wygaszenie znaku powinien jednak w takim przypadku dotyczyć jedynie tych towarów i usług, dla których stwierdzono brak rzeczywistego używania, a nie obejmować prawo ochronne w ogólności.

Konfrontując powyższe z przywoływanym przez SkyKick wyrokiem ws. Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10) należy podkreślić, że wytyczne jakie Trybunał ustanowił w tym orzeczeniu, odnosić należy tylko do znaków rejestrowanych po wydaniu orzeczenia z 2012 r. W żadnym wypadku zatem nie powinno się orzeczenia ws. Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10) odczytywać jako próby ustalenia przez Trybunał dodatkowych podstaw unieważnienia praw do znaków. Przypomnijmy, że Trybunał wskazał wówczas, że zgłaszający znak towarowy, jeśli posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę, musi sprecyzować czy zgłoszenie obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym konkretnej klasy, czy tylko niektóre z nich. Jeśli zgłoszenie ma objąć tylko niektóre elementy wykazu alfabetycznego, zgłaszający jest obowiązany je wskazać. W przeciwnym razie zgłoszenie nie może zostać uznane za wystarczająco jasne i precyzyjne.

____

Sprawdź, do czego się odwołujemy:

  1. Wyrok TSUE dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C‑371/18 (Sky plc i inni)
  2. Wyrok TSUE z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie c‑307/10 (Chartered Institute of Patent Attorneys)
  3. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
  4. Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej