Metoda hipotetycznej opłaty licencyjnej może służyć wycenie korzyści uzyskanej przez naruszyciela, a samo roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści jest uzasadnione także wtedy, gdy pozwany w wyniku naruszenia nie osiągnął żadnego zysku – stwierdził SN w wyroku z dnia 9 czerwca 2017 r., III CSK 216/16.

Sprawa dotyczyła naruszenia słownego znaku towarowego „Mixełko” używanego dla produktów do smarowania pieczywa. Naruszenia dopuścił się jeden z producentów wyrobów mleczarskich, wprowadzając na rynek mix tłuszczowy o nazwie „Milksełko łaciate”. Właściciel znaku towarowego zażądał od naruszyciela m.in. zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści w wysokości prawie 3,5 mln zł, wyliczonych metodą hipotetycznej opłaty licencyjnej, tj. opłaty, która zdaniem uprawnionego ze znaku byłaby należna, gdyby strony zawarły umowę licencyjną na korzystanie ze znaku.

Sądy Okręgowy i Apelacyjny nie uwzględniły roszczenia powoda wskazując, że korzyści uzyskane w związku z naruszeniem prawa do znaku należy rozumieć jako zysk (czyli przychody pomniejszone o wydatki), a nie jako wartość nieuiszczonych opłat licencyjnych. Ponadto – Sąd Apelacyjny podkreślił, że właściciel znaku towarowego mógłby żądać świadczenia w postaci nieuiszczonych opłat licencyjnych tylko wtedy, gdyby w konkretnym układzie stosunków rynkowych jego znak towarowy rzeczywiście stał się albo mógłby stać się przedmiotem licencji. W realiach sprawy natomiast możliwości takiej nie było, gdyż powód wielokrotnie czynił bezowocne starania, by pozwany zawarł z nim umowę licencyjną.

SN stwierdził, że „stanowisko Sądów meriti, utożsamiające korzyść majątkową naruszyciela wyłącznie z osiągniętym z tego tytułu zyskiem, okazało się błędne. (…) Wkroczenie w sferę zastrzeżoną na rzecz uprawnionego do znaku towarowego i korzystanie z niego we własnej działalności gospodarczej, pociąga zatem za sobą powstanie korzyści majątkowej, nie ma przy tym znaczenia, czy z punktu widzenia naruszyciela korzystanie z dobra było konieczne, a także to, czy naruszyciel byłby zainteresowany korzystaniem z chronionego dobra na podstawie umowy. Na ocenę tak rozumianej korzyści nie rzutuje również to, czy w związku z używaniem cudzego oznaczenia po stronie naruszyciela doszło do powstania jakichkolwiek dodatnich efektów gospodarczych, w szczególności zysku”.

SN podkreślił również, iż „okoliczność, że prawodawca, dążąc do wzmocnienia sytuacji dysponenta prawa wyłącznego, uznał metodę hipotetycznej opłaty licencyjnej za adekwatną do kalkulacji ryczałtowego odszkodowania, nie uchyla możliwości stosowania i przydatności tej metody przy wycenie korzyści naruszyciela polegającej na korzystaniu ze znaku towarowego chronionego prawem wyłącznym na rzecz innej osoby”. Stosowanie tej metody nie jest przy tym uzależnione od prawdopodobieństwa, że w okolicznościach sprawy strony zawarłyby umowę licencyjną. Stanowisko takie prowadziłoby bowiem do nieuzasadnionego uprzywilejowania podmiotów, które – odmawiając zawarcia umowy – naruszają cudze prawa wyłączne.

Istotnym jest, że SN uznał za tożsamy charakter roszczeń o wydanie korzyści uregulowanych w prawie własności przemysłowej i w prawie autorskim. Oznacza to, że metodę hipotetycznej opłaty licencyjnej można stosować nie tylko w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znaki towarowe, ale także w przypadku roszczenia o wydanie korzyści powstałych w związku z naruszeniem innych praw własności przemysłowej, a także prawa do utworu.

 

____

Sprawdź do czego się odwołujemy:

  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2017 r. poz. 776 tj.;
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2017 r. poz. 880 tj.;
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., III CSK 216/16 – link;
  • Artykuł: „Odszkodowanie w wysokości stosownej opłaty licencyjnej – wytyczne sądów polskich”.

O autorze

Absolwentka prawa, entuzjastka prawa własności intelektualnej, które – jej zdaniem – nie pozwala na nudę i rutynę, ponieważ każdy problem wymaga kreatywnego i indywidualnego podejścia. Sprawy, z którymi spotyka się na co dzień, łączą w sobie aspekty na pozór odległych od siebie dziedzin prawa, techniki i nauki, a to z kolei pozwala na ciągły rozwój zawodowy. Agata lubi wyzwania – dlatego lubi IP. Szczególnie interesuje się problematyką ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz znakami towarowymi.