Dzięki nowym przepisom KPC przedsiębiorca, który zamierza wejść ze swoim produktem na rynek, został wyposażony w precyzyjne narzędzia, które mogą zapewnić mu pewność obrotu i rozwiązać ewentualny konflikt z uprawnionym z praw własności przemysłowej.

Potencjalny naruszyciel powodem w sprawie?

Znowelizowane przepisy umożliwiają wystąpienie z powództwem o ustalenie, że podjęte lub zamierzone czynności nie stanowią naruszenia praw własności przemysłowej. Instytucja ta jest uzupełnieniem przepisu art. 189 KPC, który umożliwia ustalenie przez sąd istnienie lub nieistnienie stosunku prawnego lub prawa z inicjatywy podmiotu, który ma w tym interes prawny. Powództwa o ustalenie nie były jednak często spotykane w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej, co być może dzięki nowym przepisom ulegnie z czasem zmianie.

Bardzo doniosłą w praktyce zmianą jest wyliczenie przesłanek ustalania interesu prawnego w wytoczeniu takiego powództwa. Ma to miejsce, gdy uprawniony z praw wyłącznych uzna, że jego konkurent rynkowy narusza jego prawa np. poprzez wystosowanie listu ostrzegawczego, ale także gdy uprawniony, na pisemne wezwanie zainteresowanego, nie potwierdził w wyznaczonym terminie, że takie naruszenie nie występuje.

Sąd pomoże w planach inwestycyjnych przedsiębiorcy

Drugi wspomniany wyżej przypadek odnosi się do sytuacji, gdy zainteresowany podejmuje wyprzedzające czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy. W tym celu powinien wystosować zapytanie do uprawnionego o to, czy jego działania stanowią naruszenie prawa uprawnionego i wyznaczyć uprawnionemu termin na ustosunkowanie się wynoszący co najmniej dwa miesiące od doręczenia pisma. Konieczne jest przy tym zachowanie formy pisemnej. Zainteresowany przedsiębiorca musi przy tym ujawnić w zapytaniu swoje plany biznesowe poprzez dokładne oznaczenie czynności, które zamierza podjąć, co zapewne spowoduje, że uprawniony będzie się mu baczniej przyglądał.

Co istotne, wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia jest możliwe zarówno w  odniesieniu do podjętych, ale także co do zamierzonych czynności. Przepisy dopuszczają zatem możliwość dokonania przez sąd oceny planów biznesowych przedsiębiorcy, a nie tylko faktycznie podejmowanych czynności.

Wytoczenie powództwa o stwierdzenie braku naruszenia powoduje tzw. zawisłość sprawy, co uniemożliwia uprawnionemu wytoczenie przeciwko takiemu potencjalnemu naruszycielowi powództwa o naruszenie praw wyłącznych.  Wszelka korespondencja kierowana przez przedsiębiorcę do uprawnionego powinna być oceniana zatem także w kontekście wszczęcia ewentualnego postępowania przeciwko uprawnionemu, a nie tylko przejawu uczciwości rynkowej.

Nieidealny monopol rynkowy

Uzyskiwanie bezwzględnej ochrony praw własności przemysłowej jest jednym z elementów budowania pozycji rynkowej i zwiększania obszaru oddziaływania rynkowego przedsiębiorców. System ochrony nie jest niestety idealny i zdarza się, że zostaną zarejestrowane prawa, które nie powinny korzystać z ochrony. Zdarza się, że w rejestrach znajdujemy oczywiste w swej istocie wzory przemysłowe lub pozbawione zdolności odróżniającej znaki np. przestrzenne.

Z powyższych względów punktem wyjściowym dla pozwanego w sprawie o naruszenie zarejestrowanych znaków towarowych lub wzorów przemysłowych powinna być analiza prawa stanowiącego podstawę roszczeń uprawnionego. Pozwany może sprawdzić, czy znak towarowy był rzeczywiście używany przez pięć  ostatnich lat na rynku (jeśli nie, może próbować go wygasić), czy znak towarowy ma charakter opisowy dla oznaczanych nim towarów i usług oraz czy wzór lub znak towarowy naruszają prawa osobiste lub prawa majątkowe, które to okoliczności mogą stanowić przesłanki unieważnienia tych praw.

W przypadku znaków towarowych UE oraz wzorów wspólnotowych, rozporządzenia unijne (ws. znaku towarowego UE oraz ws. wzorów wspólnotowych) od dawna dawały możliwość podniesienia roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. Roszczenie to rozpatrywał wyznaczony sąd krajowy (niegdyś XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie) w postępowaniu o naruszenie znaku unijnego lub wzoru wspólnotowego.

Obecnie rozwiązania unijne zostały przeniesione do krajowego systemu ochrony, w tym w odniesieniu do znaków i wzorów międzynarodowych uznanych na terytorium Polski. Zakres zastosowania powództwa wzajemnego został więc słusznie rozszerzony.

Pozwany ma do wyboru: powództwo wzajemne lub złożenie wniosku do Urzędu Patentowego

Niezależnie od roszczeń wzajemnych wskazanych powyżej, pozwany zawsze miał możliwość złożenia wniosku o unieważnienie lub wygaszenie znaku towarowego lub unieważnienie wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP lub EUIPO, co wiązało się z potrzebą wszczęcia osobnego postępowania przed innym organem. Ta możliwość została utrzymana niezależnie od nowej regulacji KPC.

Powództwo wzajemne można wytoczyć nie później niż w odpowiedzi na pozew, a jeżeli go nie złożono to przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia w sprawie. Sąd jest związany podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa wskazaną w powództwie wzajemnym, dlatego sąd będzie badał tylko te podstawy, które zostały zawarte w powództwie.

Wyrok w takiej sytuacji będzie wyjątkowo odnosił skutek względem osób trzecich, a nie wyłącznie pomiędzy stronami postępowania. Odpis prawomocnego wyroku unieważniającego prawo lub stwierdzającego wygaśnięcie prawa sąd niezwłocznie przesyła bowiem Urzędowi Patentowemu w celu dokonania wpisu do właściwego rejestru.

Powyższe oznacza, ze uprawniony z praw wyłącznych przed wszczęciem postępowania będzie musiał dokładnie zbadać ryzyko wytoczenia wobec niego powództwa wzajemnego i pozbawienia go prawa wyłącznego przez jego unieważnienie lub wygaszenie.