Uprawnieni ze znaków towarowych, w przypadku naruszenia, mogą dochodzić odszkodowania w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innemu stosowanemu wynagrodzeniu, które byłoby należne za udzielenie zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Wysokość stosownej opłaty licencyjnej wylicza się zazwyczaj poprzez przyjęcie odpowiedniej stawki procentowej oraz jej miernika, którym może być dochód naruszyciela, jego przychód, cena sprzedawanego przez niego towaru, a nawet roczny obrót naruszyciela. Uprawniony może zatem domagać się odszkodowania w wysokości, np. 5 % przychodu naruszyciela uzyskanego wskutek bezprawnego wykorzystania znaku towarowego.

Wydawać by się mogło, że adekwatną opłatą licencyjną w rozumieniu przepisów będzie więc opłata stosowana przez uprawnionego wobec innych kontrahentów lub opłata za jaką uprawniony zgodziłby się zawrzeć hipotetyczną umowę licencyjną z naruszycielem.

Problem jednak w tym, że ustawodawca nie wskazał algorytmu czy kryteriów, według których powinno wyliczać się stosowne wynagrodzenie, a zgodnie z wypracowaną dotychczas linią orzeczniczą stosowana przez uprawnionego stawka opłaty licencyjnej jest tylko jednym z czynników mających wpływ na wysokość ustalanej przez sąd należnej opłaty licencyjnej. Dla określenia wysokości zryczałtowanego odszkodowania znaczenie mają także:

  • rynkowa wartość opłat stosowanych w danej branży (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., III CSK 216/16 – link; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt I ACa 785/11 – link; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 czerwca 2017 r., I ACa 517/16 – link; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. akt I ACa 962/14 – link);
  • udział uprawnionego ze znaku towarowego w rynku (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., III CSK 216/16 – link; wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn. I ACa 658/12 – link);
  • rozpoznawalność znaku towarowego przez konsumentów (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., III CSK 216/16 – link; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 lipca 2016 r., sygn. akt I ACa 354/16 – link; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2015 r., I ACa 1249/15. – link; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 lipca 2016 r., I ACa 354/16 – link);
  • renoma znaku towarowego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., III CSK 216/16 – link; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 maja 2009 r., sygn. akt I ACa 341/09 – link);
  • rozpoznawalność, renoma i zasięg działalności naruszyciela (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2015 r., I ACa 1249/15 – link; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 maja 2009 r., sygn. akt I ACa 341/09 – link);
  • związek pomiędzy wielkością sprzedaży produktów naruszyciela a użyciem przez niego znaku towarowego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2015 r., I ACa 1249/15 – link);
  • stopień podobieństwa kwestionowanych oznaczeń do znaków towarowych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., III CSK 216/16 – link).

Jak wskazał przy tym Sąd Najwyższy: „Jeżeli ocena tych elementów wypada niekorzystnie dla uprawnionego do znaku, konieczna może okazać się, w zależności od okoliczności sprawy i całościowej oceny uwzględnianych czynników, nawet istotna redukcja wyjściowej uśrednionej stawki opłaty” (wyrok z dnia 9 czerwca 2017, III CSK 216/16 – link). W praktyce więc, wysokość zasądzanej opłaty licencyjnej każdorazowo zależy od okoliczności konkretnej sprawy, uznaniowości sądu, a także w wielu przypadkach od kompetencji powoływanych w sprawie biegłych.

W orzecznictwie zauważyć jednak można tendencję do przyjmowania za adekwatne stawek na poziomie między 0,1% a 8%. Stawki 10 % i wyższe są uwzględniane jedynie w wyjątkowych sytuacjach – np. dla znaków renomowanych, o wysokim stopniu znajomości i wielomilionowych nakładach poniesionych na reklamę marki (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2013 r., I ACa 1001/12, w sprawie dotyczącej bezprawnego użycia znaku towarowego „REXONA”; link).

Należy więc pamiętać, że dochodzenie zryczałtowanego odszkodowania może wydawać się prostsze niż dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych – nie trzeba bowiem wykazywać rozmiaru poniesionej szkody. Z drugiej jednak strony zasądzona kwota odszkodowania może znacząco różnić się od spodziewanej – sąd nie jest bowiem związany stawką opłaty licencyjnej stosowaną dotychczas w obrocie przez uprawnionego.

O autorze

Absolwentka prawa, entuzjastka prawa własności intelektualnej, które – jej zdaniem – nie pozwala na nudę i rutynę, ponieważ każdy problem wymaga kreatywnego i indywidualnego podejścia. Sprawy, z którymi spotyka się na co dzień, łączą w sobie aspekty na pozór odległych od siebie dziedzin prawa, techniki i nauki, a to z kolei pozwala na ciągły rozwój zawodowy. Agata lubi wyzwania – dlatego lubi IP. Szczególnie interesuje się problematyką ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz znakami towarowymi.