Nielegalne korzystanie ze znaków towarowych powoduje negatywne skutki nie tylko po stronie właścicieli znaków, ale również licencjobiorców, a szczególnie – licencjobiorców wyłącznych, którzy często są dystrybutorami towarów na określonym terytorium. Sytuacja licencjobiorców komplikuje się zwłaszcza wtedy, gdy naruszanie praw do znaków towarowych nie spotyka się z reakcją właściciela znaku. Licencjobiorcy tracą korzyści wynikające z licencji na używanie znaków towarowych, jeżeli z tych samych znaków korzystają inne osoby. Dotyczy to przede wszystkim używania znaków w reklamie oraz importu równoległego, czyli zjawisk, które bardzo się nasiliły w związku z rozwojem e-commerce.

 

Na czym polegają zmiany uprawnień licencjobiorców w procesie?

Nowa regulacja wzorowana jest na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 i ma następujące brzmienie:

O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca wyłączny może jednakże wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa.”,

Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znaków towarowych.

Kiedy licencjobiorcy niewyłączni mogą wystąpić z pozwem o naruszenie praw do znaków towarowych?

Z powyższej nowelizacji wynikają następujące reguły dla licencjobiorców niewyłącznych:

  1. Licencjobiorca niewyłączny może wystąpić z powództwem w razie naruszenia praw do znaku towarowego:
    • gdy przewiduje to umowa (wtedy licencjobiorca załącza do pozwu umowę lub jej wyciąg w zakresie, w jakim umowa przewiduje powyższe prawo licencjobiorcy),
    • gdy uzyskał zgodę licencjodawcy (w takim przypadku licencjobiorca winien przedstawić sądowi umowę licencyjną albo jej wyciąg, aby wykazać, że jest licencjobiorcą niewyłącznym oraz pisemną zgodę właściciela znaku na złożenie pozwu). Zgoda może odnosić się do wszystkich przyszłych sporów sądowych, a nie tylko – konkretnego sporu.
  2. Umowa licencyjna może wprost wykluczać prawo licencjobiorcy niewyłącznego do zgłaszania roszczeń w razie naruszenia praw do znaków towarowych. 
  3. Z mocy prawa, bez względu na treść umowy licencyjnej, licencjobiorca niewyłączny może wstąpić do toczącej się sprawy o naruszenie prawa do znaku towarowego, wszczętej przez właściciela znaku i domagać się na swoją rzecz odszkodowania. Niestety, zmieniona ustawa nie definiuje trybu „wstąpienia” do trwającego procesu zainicjowanego przez właściciela znaku, przeciwko naruszycielowi. Zarówno w tym, jak i w wielu innych fragmentach, PWP nie uwzględnia specyfiki prawa procesowego.

Jakie uprawnienia przysługują licencjobiorcom wyłącznym?

W odniesieniu do licencjobiorców wyłącznych znajdują zastosowanie następujące zasady:

  1. Licencjobiorca wyłączny może wystąpić z powództwem o naruszenie praw do znaku towarowego, jeżeli przewiduje to umowa lub uzyskał zgodę właściciela znaku towarowego.
  2. Jeżeli umowa nie przewiduje powyższego uprawnienia lub licencjobiorca nie uzyskał odrębnej zgody, to może wystąpić na drogę sądową, jeżeli zawiadomił właściciela znaku o naruszeniu, a ten nie wytoczył powództwa w „stosownym terminie”. Ustawa nie wyjaśnia pojęcia „stosownego terminu”, w którym właściciel znaku powinien zareagować na zgłoszenie naruszenia. Chodzi tu jednak o rozsądny termin, w którym można byłoby oczekiwać podjęcia decyzji i przygotowania pozwu (w tym uzyskanie wszelkich potrzebnych dowodów). W pewnych okolicznościach naruszenie wymaga natychmiastowej reakcji, a wniesienie powództwa może być poprzedzone wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń. W związku z tym „stosowny termin” w niektórych sprawach może oznaczać tylko kilka dni lub tygodni.
  3. Wydaje się, że umowa licencyjna nie może wykluczyć uprawnienia licencjobiorcy wyłącznego do wystąpienia ma drogę sądową w razie braku reakcji właściciela znaku po zawiadomieniu go o naruszeniu.
  4. Podobnie jak niewyłączny, również licencjobiorca wyłączny może wstąpić do toczącej się sprawy o naruszenie prawa do znaku towarowego, wszczętej przez właściciela znaku i domagać się na swoją rzecz odszkodowania. Jak wskazano wyżej, zmieniona ustawa nie definiuje trybu „wstąpienia” do trwającego postępowania z pozwu właściciela znaku przeciwko naruszycielowi.

Jakie zasady obowiązywały wcześniej?

Należy przypomnieć, że przed nowelizacją tylko licencjobiorcy wyłącznemu, ujawnionemu w rejestrze znaków towarowych, przysługiwało prawo do wystąpienia z powództwem z tytułu naruszenia praw ochronnych na znak towarowy. Licencjobiorca niewyłączny, a także licencjobiorca wyłączny, nieujawniony w rejestrze znaków towarowych, nie posiadał legitymacji procesowej czynnej przed sądem.

Czy dotychczasowe umowy licencyjne wymagają zmian?

Jeżeli właściciel znaku chciałby wykluczyć prawo licencjobiorców do występowania na drogę sądową, powinien zadbać o wprowadzenie wyraźnego postanowienia w tym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza umów licencji niewyłącznej: umowy te nie musiały dotychczas tej materii regulować, ponieważ licencjobiorca niewyłączny nie mógł występować z pozwem o naruszenie praw do znaków.

Umowy mogą wprowadzić odpowiednie postanowienia regulujące zasady współpracy przy ściganiu naruszeń praw do znaków towarowych, przewidywać obowiązek zawiadamiania licencjodawcy o naruszeniu oraz wskazywać odpowiedni termin, w którym właściciel znaku powinien podjąć działania sądowe, po upływie którego licencjobiorca wyłączny będzie mógł samodzielnie wystąpić do sądu. Postanowienia te mogą być istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy rozpoczęcie procesu o naruszenie praw do znaku może wywołać reakcję w postaci prób wygaszenia lub unieważnienia praw do znaków.

W kontekście tego właśnie ryzyka, które dotyczy interesów właścicieli znaków, przyznanie szczególnego uprawnienia licencjobiorcom wyłącznym do wszczęcia postępowań sądowych w braku reakcji, może budzić wątpliwości. W niektórych przypadkach mogą być uzasadnione instrukcje ze strony właścicieli znaków zakazujące wszczynania postępowań sądowych przez licencjobiorcę wyłącznego, w kontekście ryzyk związanych z zachowaniem prawa do znaku.

 

Sprawdź do czego się odwołujemy:

  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej;
  2. Uzasadnienie do nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776)
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 26.04.2016, str. 5);
  4. Ustawa – Prawo własności przemysłowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776);
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej);